CONFLITOS SOBRE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO E MARCA

CONFLITOS SOBRE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO E MARCA

Nome de domínio, é o endereço digitado no navegador de Internet (browser) para que seja direcionado a um determinado site. ( WWW.nomedodominio.com.br)
No Brasil, o órgão que gerencia estes registros é o Comitê Gestor de Internet do Brasil, sendo que ó direito de registro pertence ao primeiro que efetiva a inscrição.
O principio para que alguém possa registrar um nome de domínio é denominado no exterior como first to file, e aqui , temos por regra adotar o mesmo . Assim,

“o Registro de Nome de Domínio adotará como critério o princípio de que o direito ao nome de domínio será conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do nome, conforme as condições descritas nesta Resolução e seus Anexos” ,

de acordo com o artigo 1° da Resolução n° 01/98 do CGI, responsável pela regulamentação dos temas ligadas à Internet no Brasil.

Os conflitos sobre nomes de domínio surgem quando um certo nome é registrado, e um segundo interessado decide querer o mesmo domínio, ou suscitar o direito em função de sua marca.

Duas pessoas interessadas no mesmo nome de domínio, se não acordarem por meio de negociação amigável, certamente terão que entrar em disputa judicial.

A “MARCA”, a que aqui referimos, é a marca em si, como nomes empresariais ou fantasia, nome de produtos, pseudônimos ou qualquer outro protegido por lei.
De todo modo, é necessário tem em mente que quando se solicita o registro de um domínio, alguns pontos devem ser observados e entendidos como restrições, tais como palavras de baixo calão, algumas palavras reservadas ao CGI (internet por exemplo), ou marcas notórias e conhecidas.
Segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial):
“a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”. Desse modo, claro está que a marca registrada goza de proteção nacional.
Diz ainda a mesma lei diz que:
“ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”, para que se evite que terceiros utilizem-na de forma indevida ou sem autorização.
A mencionada lei também determina que:
“comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.
E ainda, incorre no mesmo crime quem;
“usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos” ou então quem “usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios”.
Verifica-se claramente que a lei veio proteger os direitos da pessoa, física ou jurídica, em relação às suas marcas registradas (NO QUE TANGE A MARCAS, a principio).
Ainda assim, apesar de inúmeras solicitações ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), com o intuito de esclarecer diversos mal entendidos entre os profissionais, o legislador não determinou EXPRESSAMENTE que a proteção às marcas e aos direitos autorais, deveriam abranger os nomes de domínio da Internet.
Graves problemas surgem quando empresas de ramos diferentes utilizam o mesmo nome ou a mesma marca, como é o caso da expressão “gol” , um dos exemplos mais clássicos, usado para elucidar esse tema.
Gol é um veículo produzido pela empresa automobilística Volkswagen; é nome de uma empresa de transportes aéreos e ainda é nome de uma publicação esportiva. Mas, por incrível que pareça, o domínio “gol.com.br” , é de um portal de informações diverso de todo o mencionado.
No caso em tela, foi obedecido o principio first to file, ou seja, o primeiro que registrar detém o domínio por direito.
PORÉM, no caso de alguma empresa se sentir prejudicada, convém buscar no Judiciário elucidar a questão, hipótese em que o Juiz irá utilizar de seu livre convencimento e da análise das provas apresentadas para julgar se a empresa que primeiro registrou o nome de domínio está, de alguma forma, intervindo contra os interesses da outra, ou agindo de má fé, caracterizando concorrência desleal na Internet.
Exemplo prático. A empresa X efetuou o registro de domínio usando junto ao seu, o nome de uma marca famosa. Obedeceu o princípio first to file, e não houve restrições da parte do Comitê Gestor.

Ainda que assim seja, MAS em havendo questionamentos por parte da empresa que se sentiu prejudicada, o comportamento dos Tribunais (Rio de Janeiro) seguem majoritariamente a corrente determinando que o detentor da marca, também tem direito ao nome de domínio, e se alguém detém esse direito, este deve ser revertido em prol do prejudicado (no caso a marca famosa já registrada no INPI), ainda que não haja lei expressa regulando o tema


ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS NO RIO DE JANEIRO


Assim, podemos entender então, que ainda que não haja LEI EXPRESSA, os nossos Tribunais, tem considerado que a Lei de Propriedade Industrial (art 125 e 126) é suficiente para assegurar proteção especial às marcas notórias e conhecidas, independente do principio first to file. Isso posto, as empresas que lidam com internet, criação de web sites e registros de domínios, devem ficar atentas no momento em que seus clientes solicitam este serviço, orientando para esta realidade, evitando assim, tempo e recursos financeiros dispendidos á toa.

Atualmente, o nome de domínio é muito importante numa empresa, tendo em vista, o crescimento do publico consumidor pela rede, além do vertiginoso crescimento do numero de usuários da internet e seus produtos. Podemos afirmar que uma empresa não sobrevive sem estar divulgada na Internet, e tem sido esta a primeira providência tanto das empresas formais, quanto das informais.

É certo que a legislação que trata deste tema, ainda deixa a desejar, e na verdade traz atualmente algumas resoluções, não disciplinando questões mais complexas que ultimamente são recorrentes em demandas jurídicas. Porém, não podemos duvidar que nosso ordenamento jurídico tem condições de prover soluções legais e nenhum tema deixou ate então de ser analisado por não existir uma lei especifica.

Além disso, os legisladores trabalham incansavelmente para prover esta lacuna, não esquecendo de mencionar que algumas legislações internacionais se tornam modelo e padrões a serem seguidos não só pelo Brasil, mas por vários países.

Nesta seara, foi editada a Resolução n.º 001/98 já mencionado anteriormente, regulamentando o registro do domínio e instituindo o princípio da primazia do registro (“first to file”) em seu art.1º.

Como não existe LEI EXPRESSA, dizendo que o nome de domínio deve receber o mesmo tratamento jurídico utilizado para o registro de marcas e nomes comerciais, entende-se que ainda que haja a resolução regulamentando o principio apontado anteriormente, não deve este tema, receber interpretação isolada, sendo esta a posição doutrinária até o momento.

“ Os nossos Tribunais, portanto, decidem por maioria, aplicando as normas legais e constitucionais existentes, que uma marca, quando devidamente registrada PODE SER inserida na forma do anexo I da Resolução CG nº 001/98, a fim de que não se afaste a proteção conferida ao seu titular, coibindo a concorrência desleal, fundamento da lei de propriedade industrial.

Assim, a Resolução n.º 001/98 do Comitê Gestor da Internet deve ser interpretada de forma sistemática, de modo que o princípio da primazia do registro seja compatibilizado com os casos em que já existam marcas já devidamente registradas no INPI, impedindo-se, assim, o registro do domínio que se pretende levar a cabo”. (www.tj.rj.gov.br)

(ESSA ANÁLISE DEVERIA SER FEITA PELO COMITÊ GESTOR NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO DO NOME DE DOMÍNIO)

Conclui-se no caso de conflito entre duas empresas (que desejam o mesmo domínio), que AINDA que as partes exerçam atividades em ramos diferentes, levando em consideração o que diz o art. 126 da Lei de Propriedade Industrial, é fato e indiscutível, (discutível se é JUSTO ou não), que a marca famosa e conhecida goza de proteção especial e que os domínios, razão da lide, não poderão ser de propriedade de outra pessoa ou empresa, apesar da regra geral da concessão de direito por ordem cronológica, o já mencionado principio, first to file.

Os Tribunais em casos de ações tem atribuído CONSIDERAÇÃO ao Direito de Propriedade Intelectual.

Em razão disso, meu entendimento é que uma ação judicial, onde há divergências por não haver Lei especifica, e onde os Tribunais adotam a doutrina e a corrente majoritária, de que a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) deve ser aplicada, seria uma aventura jurídica e desperdícios de recursos financeiros.

Ainda que o registro-Br tenha obedecido o first to file (primeiro que registrar é dono) e não há lei que diga o contrário, porém, se uma empresa entende que o domínio registrado tem o nome da sua marca e pode prejudicá-la, ainda que não haja lei especifica, ela pode questionar judicialmente, muitas vezes logrando êxito, porque é analisado segundo o livre convencimento do juiz, e em se tratando se uma marca “famosa”, é possível que a justiça opte por proteger a marca, ainda que a empresa não esteja sendo prejudicada.


Dilma Resende -
Pós Graduada em Direito Digital e da Tecnologia da Informação, pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade Unigran. Cursos de Extensão nas áreas de TI e Governança Executiva pela INTEL. Coordenadora de EAD da empresa GlobalEad. Autora dos TCCs: “Aspectos Juridicos das ONG’s”, “A importância da TI na Educação”, e “Certificação Digital” . É Pedagoga e Bacharel em Direito.